Elegir entre secreto empresarial o patente es una decisión estratégica que debería tomarse antes de divulgar una innovación. Una patente permite obtener un derecho exclusivo sobre una invención a cambio de hacer pública la información técnica necesaria para comprenderla, mientras que el secreto empresarial basa su protección precisamente en que determinada información permanezca secreta. Elegir incorrectamente —o divulgar antes de haber decidido— puede limitar las posibilidades de protección.
No existe una respuesta válida para todos los proyectos.
La decisión depende de cuestiones como la naturaleza de la innovación, la posibilidad de mantenerla realmente en secreto, la facilidad con la que un competidor podría descubrir cómo funciona, la duración esperada de la ventaja competitiva y los mercados en los que se pretende explotar.
Por eso, antes de presentar un producto, enseñar un prototipo, publicar un vídeo o facilitar información técnica a terceros, conviene definir primero qué estrategia de protección resulta adecuada.
La diferencia fundamental está en la propia lógica de ambos sistemas.
Una patente protege una invención mediante un derecho de Propiedad Industrial. A cambio, la invención termina siendo divulgada públicamente en los términos establecidos por la legislación.
El secreto empresarial funciona de manera diferente: su valor depende de que la información continúe siendo secreta y de que su titular adopte medidas razonables para mantenerla como tal.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) explica que las empresas pueden plantearse diferentes alternativas para proteger sus inversiones en innovación, entre ellas mantener determinados resultados en secreto o recurrir a los derechos de Propiedad Industrial mediante patentes y modelos de utilidad.
La elección debe realizarse como parte de la estrategia empresarial y no cuando la información ya se ha divulgado.
| Patente | Secreto empresarial | |
|---|---|---|
| Qué protege | Invenciones que cumplen los requisitos legales | Información o conocimientos que cumplen los requisitos legales del secreto empresarial |
| Registro | Requiere presentar una solicitud y obtener el derecho | No existe un registro constitutivo equivalente |
| Divulgación | La solicitud termina publicándose | La información debe permanecer secreta |
| Duración | Limitada legalmente | Puede mantenerse mientras continúen cumpliéndose los requisitos del secreto |
| Territorialidad | El derecho depende de los territorios donde exista protección | La protección se vincula al secreto y a las conductas ilícitas previstas legalmente |
| Frente al desarrollo independiente | El derecho puede hacerse valer dentro de su alcance aunque el tercero haya desarrollado la solución independientemente | El desarrollo independiente puede ser lícito |
| Riesgo principal | Divulgar técnicamente la invención a cambio de una protección temporal y territorial | Que la información deje de ser secreta o pueda obtenerse legítimamente por otras vías |
No basta con llamar “confidencial” a una información para convertirla automáticamente en un secreto empresarial.
La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales establece tres condiciones fundamentales.
La información o conocimiento debe:
Ser secreto, es decir, no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información.
Tener valor empresarial, real o potencial, precisamente por su carácter secreto.
Haber sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto por parte de quien ejerce legítimamente su control.
La ley incluye expresamente información y conocimientos de carácter:
tecnológico;
científico;
industrial;
comercial;
organizativo;
financiero.
Por tanto, el secreto empresarial puede abarcar un campo más amplio que las invenciones patentables.
Puede proteger, cuando se cumplen sus requisitos, conocimientos técnicos, procedimientos internos, determinada información comercial, fórmulas, métodos de fabricación, datos o know-how que proporcionan una ventaja competitiva precisamente porque no son conocidos.
Este requisito es esencial.
No resulta coherente pretender proteger como secreto empresarial una información que se distribuye libremente dentro y fuera de una organización sin ningún control.
Las medidas dependerán de las circunstancias y del tipo de información, pero pueden incluir:
acuerdos de confidencialidad;
cláusulas contractuales;
identificación de la información confidencial;
control de accesos;
limitación del número de personas que pueden consultar determinados documentos;
protección de archivos y sistemas;
protocolos internos;
formación de trabajadores;
control de documentación física;
registro de accesos;
políticas para proveedores y colaboradores;
procedimientos cuando una persona abandona la empresa.
La protección del secreto empresarial requiere, por tanto, una gestión activa de la confidencialidad.
No consiste simplemente en decidir internamente:
“Esto es secreto.”
Una patente permite proteger una invención cuando cumple los requisitos establecidos por la legislación.
La OEPM indica que una patente nacional puede proteger una invención que consista, por ejemplo, en un aparato, producto o procedimiento y que su duración máxima es de 20 años desde la fecha de presentación, siempre que se mantenga el derecho conforme a los requisitos correspondientes.
La patente otorga a su titular un derecho de exclusión dentro del territorio donde produce efectos.
Esto permite actuar frente a determinadas explotaciones no autorizadas comprendidas dentro del alcance del derecho.
Pero existe una contrapartida fundamental:
la invención se divulga.
La OEPM explica que las oficinas de patentes conceden estos derechos a cambio de la divulgación de la invención y que, salvo las particularidades legalmente previstas, las solicitudes terminan siendo publicadas.
Por tanto, patentar no significa esconder cómo funciona una innovación.
Significa explicarla técnicamente a cambio de obtener un derecho exclusivo temporal y territorial.
Porque secreto y divulgación son conceptos incompatibles respecto de la misma información.
Si una empresa basa su estrategia en el secreto empresarial, necesita evitar que la información protegida se haga generalmente conocida o fácilmente accesible.
Y si pretende solicitar una patente, una divulgación realizada antes de presentar la solicitud puede afectar a la novedad de la invención.
Este punto es especialmente importante.
Una divulgación puede producirse de muchas formas:
publicación en una página web;
vídeo en redes sociales;
presentación en una feria;
catálogo;
artículo;
demostración pública;
comercialización;
exposición del producto;
publicación científica;
presentación a inversores sin medidas adecuadas de confidencialidad;
envío de documentación técnica a terceros.
Por eso, la pregunta:
“¿Patente o secreto empresarial?”
debería plantearse antes de divulgar, no después.
Puede comprometerse la patentabilidad.
La novedad se analiza frente al estado de la técnica y una divulgación anterior puede convertirse en un antecedente relevante.
Esto incluye también determinadas divulgaciones realizadas por el propio inventor.
Por esa razón, si necesitas explicar técnicamente una invención a un tercero antes de haber presentado la solicitud, es importante analizar previamente cómo debe compartirse esa información.
En Eurekate, antes de recibir los detalles técnicos confidenciales de una invención, formalizamos un contrato de confidencialidad.
Puedes consultar también nuestra guía sobre novedad mundial en el modelo de utilidad para entender por qué una divulgación anterior puede afectar a la protección.
Una patente puede resultar especialmente interesante cuando la propia comercialización permite descubrir cómo funciona la invención.
Imaginemos un producto mecánico que puede comprarse, desmontarse y analizarse.
Aunque inicialmente intentemos mantener su funcionamiento como secreto, una vez comercializado un competidor podría estudiar legítimamente el producto y comprender determinadas características técnicas.
En una situación así, confiar exclusivamente en el secreto puede presentar un problema evidente:
la ventaja desaparece cuando el producto revela por sí mismo la solución.
También puede ser conveniente estudiar una patente cuando:
la invención puede ser copiada después de conocer el producto;
existe interés en conceder licencias;
se pretende negociar el derecho con terceros;
resulta importante disponer de un activo de Propiedad Industrial identificable;
se buscan inversores;
existe una estrategia de internacionalización;
o se necesita impedir determinadas explotaciones por terceros dentro de los territorios protegidos.
La decisión, en cualquier caso, debe realizarse después de estudiar la patentabilidad de la invención y la estrategia empresarial.
El secreto puede tener especial sentido cuando la información puede mantenerse realmente fuera del alcance de terceros.
Pensemos en determinados procesos internos de fabricación.
Si el consumidor recibe únicamente el producto terminado y, analizando ese producto, no resulta posible descubrir razonablemente todos los parámetros, conocimientos o procesos internos utilizados para fabricarlo, mantener parte de esa información como secreto puede ser estratégicamente interesante.
Otros ejemplos pueden incluir determinados:
procesos internos;
parámetros de fabricación;
fórmulas;
algoritmos o métodos internos, dependiendo del caso;
conocimientos técnicos;
bases de información;
procedimientos organizativos;
estrategias comerciales;
información financiera;
know-how empresarial.
Pero nuevamente aparece la condición fundamental:
debe ser posible mantener la información en secreto.
Si cualquier comprador puede descubrir fácilmente la solución mediante el análisis del producto comercializado, la estrategia basada exclusivamente en secreto pierde gran parte de su sentido.
Esta es una de las diferencias más importantes entre patente y secreto empresarial.
La Ley de Secretos Empresariales contempla determinados supuestos en los que la obtención de información puede ser lícita.
Entre ellos se encuentra, bajo las condiciones previstas legalmente, la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté legítimamente en posesión de quien obtiene la información, cuando no exista una obligación válida que le impida obtenerla de ese modo.
En otras palabras, el secreto empresarial no proporciona necesariamente un monopolio sobre la información frente a quien llega lícitamente a ella por sus propios medios.
Este aspecto debe analizarse cuidadosamente cuando la innovación está incorporada físicamente a un producto que va a venderse.
El secreto empresarial tampoco impide necesariamente el descubrimiento o creación independiente.
La Ley 1/2019 contempla expresamente la obtención del secreto empresarial mediante descubrimiento o creación independiente como una forma lícita de obtención.
Esto marca una diferencia esencial respecto de una patente.
Si existe una patente válida y en vigor, el análisis de una posible infracción no depende simplemente de demostrar que el competidor “copió” conscientemente la idea.
El derecho de patente tiene una lógica distinta.
Por ello, la OEPM señala que las patentes ofrecen una seguridad diferente frente al secreto: la existencia del derecho no depende de demostrar que el tercero tuvo acceso previo a la información secreta.
No existe un plazo máximo equivalente a los 20 años de una patente.
En principio, una información puede continuar protegida como secreto empresarial mientras siga cumpliendo los requisitos legales.
Esto puede ser una ventaja importante.
Una fórmula o procedimiento podría conservar valor durante décadas si continúa siendo secreto, mantiene su valor empresarial por ese carácter y sigue estando sometido a medidas razonables de protección.
Pero esa duración potencialmente indefinida tiene otra cara:
si el secreto se pierde, la situación puede ser irreversible desde el punto de vista práctico.
Una vez que determinada información se hace generalmente conocida, no puede simplemente “volver a convertirse” en secreta porque su titular así lo decida.
Una patente española puede alcanzar una duración máxima de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos para mantenerla en vigor.
Pero la duración máxima no significa que todas las patentes permanezcan efectivamente vigentes durante veinte años.
Pueden existir, entre otras circunstancias:
falta de pago de anualidades;
renuncia;
revocación;
nulidad;
u otras situaciones jurídicas que afecten al derecho.
Los modelos de utilidad tienen una duración máxima diferente: 10 años desde la presentación de la solicitud.
Puedes ampliar esta información en nuestra guía sobre cuánto dura una patente.
La protección exclusiva derivada de la patente no es indefinida.
Cuando el derecho deja de producir efectos por expiración del plazo máximo, la tecnología divulgada puede ser utilizada por terceros sin necesidad de autorización del antiguo titular, sin perjuicio de otros derechos que pudieran resultar aplicables.
Esta es precisamente la lógica del sistema:
divulgación de conocimiento a cambio de exclusividad temporal.
El secreto empresarial sigue una lógica diferente:
protección mientras la información conserve realmente su carácter secreto y se cumplan los requisitos legales.
Una empresa no tiene necesariamente que elegir una única estrategia para todo su conocimiento técnico.
Un mismo proyecto puede contener:
elementos que convenga proteger mediante patente;
elementos que puedan mantenerse como secreto empresarial;
una marca;
diseños industriales;
software protegido mediante los mecanismos correspondientes;
documentación técnica;
know-how interno.
Por ejemplo, podría protegerse mediante patente el principio técnico esencial de una máquina y mantenerse como secreto determinada información sobre:
parámetros de producción;
calibraciones internas;
procedimientos de optimización;
proveedores;
tolerancias;
procesos de control;
información comercial.
La estrategia debe estudiar qué información debe hacerse pública para obtener el derecho y qué información no necesita incorporarse a la solicitud y puede gestionarse de otra forma, siempre respetando los requisitos legales de suficiencia de la descripción de la patente.
La posibilidad de combinar patente y secreto no significa que pueda redactarse deliberadamente una patente incompleta para ocultar información imprescindible.
La solicitud debe describir la invención de forma suficientemente clara y completa conforme a los requisitos legales.
No puede pretenderse obtener un derecho sobre una solución técnica y, al mismo tiempo, omitir aquello que jurídicamente resulta necesario para que la invención quede correctamente descrita.
Por eso, decidir qué se patenta y qué se mantiene en secreto requiere analizar la invención completa antes de redactar la solicitud.
Imaginemos una empresa que desarrolla una nueva máquina industrial.
La máquina incorpora un mecanismo visible y fácilmente analizable una vez que el producto llega al mercado.
Además, la empresa ha desarrollado durante años:
determinados parámetros de calibración;
un procedimiento interno de fabricación;
configuraciones de producción;
controles de calidad;
y conocimientos prácticos que no pueden deducirse simplemente observando la máquina.
Podría estudiarse una estrategia en la que:
El mecanismo técnico → se analiza para protección mediante patente o modelo de utilidad.
Determinados conocimientos internos → se gestionan como secreto empresarial.
La empresa no tiene por qué proteger todo su conocimiento mediante una única figura jurídica.
Supongamos ahora que una empresa dispone de una formulación o proceso cuyo resultado final no permite determinar fácilmente todos los conocimientos utilizados para obtenerlo.
Si la información puede mantenerse efectivamente en secreto durante un periodo prolongado, puede existir un argumento empresarial para valorar el secreto.
Pero antes habría que analizar:
si el producto puede ser objeto de ingeniería inversa;
cuántas personas necesitan acceder a la información;
qué riesgos de filtración existen;
qué medidas de seguridad pueden implantarse;
cuánto tiempo se espera que conserve valor;
y qué ocurriría si un competidor llega independientemente a la misma solución.
No basta con que el secreto parezca más barato porque no requiera una solicitud ante una oficina.
Mantener un secreto también tiene costes y exige gestión.
La estrategia debería documentarse.
Dependiendo de la organización, puede ser conveniente establecer:
Determinar exactamente qué información se considera secreta.
No toda la información empresarial necesita el mismo nivel de protección.
Permitir el acceso únicamente a las personas que realmente lo necesitan.
Utilizar acuerdos y cláusulas adecuados con trabajadores, colaboradores, proveedores y terceros cuando corresponda.
Controlar accesos digitales, contraseñas, servidores, copias, permisos y dispositivos.
Gestionar adecuadamente documentos físicos, prototipos y muestras.
Poder acreditar qué medidas se adoptaron y quién tenía acceso.
Un secreto empresarial es un activo dinámico. Lo que hoy resulta estratégico mantener secreto puede dejar de serlo en el futuro.
La protección no consiste únicamente en firmar un NDA y olvidarse del asunto.
No.
Un acuerdo de confidencialidad puede ser una medida importante, pero por sí solo no sustituye los requisitos legales.
Para hablar de secreto empresarial deben concurrir las condiciones establecidas por la Ley 1/2019:
carácter secreto;
valor empresarial precisamente por ser secreto;
y medidas razonables para mantenerlo secreto.
El contrato de confidencialidad forma parte de la estrategia de protección, pero debe existir una gestión coherente con aquello que se pretende mantener reservado.
La Ley de Secretos Empresariales regula las conductas que pueden constituir obtención, utilización o revelación ilícita