La novedad mundial en el modelo de utilidad es uno de los requisitos fundamentales para proteger una invención en España. Esto significa que, antes de presentar la solicitud, debemos comprobar si las características técnicas que se pretenden proteger ya han sido divulgadas en España o en cualquier otro lugar del mundo. Una patente anterior, un producto comercializado, una publicación técnica, una página web o incluso un vídeo pueden formar parte del estado de la técnica y afectar a la novedad de la invención.
Si quieres registrar un modelo de utilidad en España, una de las primeras cuestiones que debes comprobar es si tu invención es realmente nueva.
Y aquí existe una confusión que todavía aparece con frecuencia: la novedad de un modelo de utilidad no se limita a España.
Actualmente, para determinar si una invención es nueva, se tiene en cuenta el estado de la técnica existente tanto en España como en el extranjero. Por tanto, un antecedente publicado o hecho accesible al público en otro país puede afectar a la novedad de un modelo de utilidad solicitado en España.
Esto es lo que habitualmente denominamos novedad mundial del modelo de utilidad.
La Ley 24/2015, de Patentes, establece que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
Para los modelos de utilidad, la propia Ley establece que el estado de la técnica utilizado para valorar la novedad y la actividad inventiva es el mismo establecido para las patentes.
¿Y qué comprende ese estado de la técnica?
Todo aquello que, antes de la fecha relevante de la solicitud, se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero mediante:
Una descripción escrita;
Una descripción oral;
Una utilización;
O cualquier otro medio.
Por tanto, para analizar la novedad de una invención no basta con preguntarse:
«¿Existe algo igual registrado en España?»
La pregunta correcta es:
«¿Se ha hecho accesible al público anteriormente, en algún lugar, una solución que contenga las características técnicas que pretendo proteger?»
Esta diferencia es fundamental.
La actual Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, entró en vigor el 1 de abril de 2017.
Uno de los cambios importantes que introdujo fue precisamente modificar el estado de la técnica aplicable a los modelos de utilidad.
Con la legislación anterior existía un concepto de novedad relativa vinculado a lo divulgado en España. La Ley 24/2015 eliminó ese criterio y equiparó el estado de la técnica relevante de los modelos de utilidad al utilizado para las patentes.
Por eso, afirmar actualmente que un modelo de utilidad solo necesita «novedad nacional» es incorrecto.
Desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015, el análisis debe tener en cuenta las divulgaciones accesibles al público tanto en España como en el extranjero.
Uno de los errores más habituales es pensar que solamente cuentan las patentes anteriores.
No es así.
El estado de la técnica puede estar formado por información que haya llegado al público de formas muy diferentes.
Es uno de los antecedentes más evidentes.
Una solicitud anterior puede contener características técnicas que coincidan con las de la nueva invención y afectar a su patentabilidad.
Por eso, una búsqueda de antecedentes debe incluir documentación de patentes y modelos de utilidad, tanto española como internacional.
Que un producto no esté patentado no significa que podamos registrarlo posteriormente como si fuera nuevo.
Si una solución técnica ya ha sido puesta a disposición del público antes de la fecha relevante, esa divulgación puede formar parte del estado de la técnica.
Por eso, en un estudio de patentabilidad no basta necesariamente con buscar documentos de patente.
También puede ser necesario investigar productos existentes en el mercado.
La información técnica publicada en Internet también puede ser relevante si se puede acreditar que estaba accesible al público antes de la fecha correspondiente.
Por ejemplo:
Páginas de fabricantes;
Catálogos comerciales;
Fichas técnicas;
Manuales;
Publicaciones especializadas;
Documentación descargable;
Tiendas online.
La dificultad en estos casos no consiste únicamente en localizar la información, sino también en poder determinar de manera suficientemente fiable cuándo se hizo accesible al público.
Un vídeo público puede mostrar suficientemente las características de funcionamiento de un producto como para resultar relevante en un análisis de novedad.
No es imprescindible que exista una descripción escrita si la divulgación permite conocer las características técnicas de la invención.
Presentar un producto públicamente antes de solicitar su protección puede generar un problema.
Una exposición, demostración o utilización accesible al público puede incorporarse al estado de la técnica si permite conocer la invención.
Por eso es importante estudiar la estrategia de protección antes de presentar públicamente un nuevo producto.
Artículos, tesis, comunicaciones, revistas técnicas, documentación universitaria y otras publicaciones pueden constituir antecedentes aunque nunca se haya solicitado una patente sobre aquello que describen.
La propia Ley contempla expresamente las descripciones orales.
En determinados casos, una explicación realizada públicamente puede ser relevante para determinar el estado de la técnica, aunque demostrar posteriormente qué se divulgó exactamente y en qué fecha puede resultar más complejo.
Sí.
Este es precisamente uno de los efectos más importantes de la novedad mundial.
Imaginemos que quieres registrar en España una determinada herramienta y descubres que una empresa japonesa comercializaba públicamente años antes un producto técnicamente idéntico.
El hecho de que esa empresa:
No sea española;
No comercialice actualmente en España;
No tenga un modelo de utilidad español;
O no haya registrado aquí esa solución
No convierte tu invención en nueva.
Si la información estaba accesible al público antes de la fecha relevante y contiene las características técnicas que pretendes proteger, puede formar parte del estado de la técnica.
Aquí debemos distinguir entre novedad y actividad inventiva.
No son lo mismo.
Para analizar la novedad se estudia si las características técnicas reivindicadas se encuentran en un antecedente del estado de la técnica de manera que la invención ya estuviera disponible para el público.
Por eso, el análisis debe realizarse sobre las características técnicas concretas de aquello que se pretende reivindicar, y no simplemente comparando nombres, fotografías o la finalidad general de dos productos.
Superar el requisito de novedad no significa automáticamente que el modelo de utilidad sea protegible.
También debe existir actividad inventiva.
En los modelos de utilidad, la Ley establece que existe actividad inventiva cuando la invención no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.
Por tanto:
ser diferente no es necesariamente suficiente.
La diferencia debe tener relevancia técnica y superar también el requisito de actividad inventiva aplicable.
| Requisito | Pregunta principal |
|---|---|
| Novedad | ¿Las características de la invención ya estaban comprendidas en el estado de la técnica? |
| Actividad inventiva | ¿La solución resulta de manera muy evidente del estado de la técnica para un experto en la materia? |
| Aplicación industrial | ¿La invención puede ser fabricada o utilizada en algún tipo de industria? |
Una invención puede ser nueva y, sin embargo, presentar problemas de actividad inventiva.
Por eso un estudio de patentabilidad serio no debería limitarse a buscar un producto aparentemente idéntico.
No existe una búsqueda capaz de garantizar matemáticamente que no haya ningún antecedente en ningún lugar del mundo.
El objetivo de un estudio profesional es realizar una búsqueda técnicamente estructurada que permita localizar los antecedentes relevantes y valorar su relación con las características que se quieren proteger.
En Eurekate seguimos un análisis basado en las características técnicas de la invención.
Antes de buscar antecedentes hay que determinar:
Qué problema técnico resuelve;
Cómo funciona;
Qué elementos utiliza;
Cómo se relacionan esos elementos;
Qué características parecen diferenciarla de lo conocido;
Y dónde puede encontrarse realmente su posible novedad.
Buscar únicamente el nombre que el inventor ha dado al producto suele ser insuficiente.
Dos soluciones técnicamente muy similares pueden denominarse de maneras completamente diferentes.
La búsqueda debe descomponer la invención en sus elementos técnicos.
Por ejemplo, no estudiaríamos simplemente:
«un nuevo sistema para sujetar una botella».
Analizaríamos aspectos como:
Elementos que componen el sistema;
Geometría;
Disposición entre componentes;
Tipo de unión;
Movimiento;
Mecanismo de bloqueo;
Efecto técnico conseguido.
Esta descomposición permite realizar búsquedas mucho más precisas.
La búsqueda puede comprender bases de datos de documentación de patentes y otras fuentes técnicas relevantes.
Dependiendo de la invención, puede ser necesario utilizar:
Palabras clave en diferentes idiomas;
Sinónimos técnicos;
Clasificaciones internacionales de patentes;
Nombres de componentes;
Empresas del sector;
Inventores;
Documentos citados en antecedentes encontrados;
Productos comercializados;
Publicaciones técnicas.
Encontrar un documento relevante suele abrir nuevas líneas de búsqueda.
Encontrar resultados parecidos no significa automáticamente que la invención no pueda protegerse.
Hay que comparar técnicamente cada antecedente con aquello que se pretende reivindicar.
Las propias Directrices de Examen de la OEPM señalan la utilidad de construir una matriz comparativa entre las características técnicas de las reivindicaciones y los distintos documentos del estado de la técnica.
Esta metodología permite visualizar qué características aparecen en cada antecedente y cuáles pueden constituir las diferencias relevantes.
El resultado de la búsqueda puede conducir a situaciones diferentes:
No aparecen antecedentes especialmente próximos.
Puede existir margen para continuar estudiando la protección.
Existe un antecedente muy próximo, pero no contiene determinadas características relevantes.
Puede ser necesario centrar las reivindicaciones en esas diferencias.
Existe un antecedente que contiene aquello que se pretendía proteger.
La estrategia deberá reconsiderarse.
Existen varios antecedentes que, aunque no sean idénticos, hacen cuestionable la actividad inventiva.
También deberá valorarse antes de presentar la solicitud.
Por eso la búsqueda no debería terminar con una simple lista de documentos.
Lo importante es interpretar técnicamente qué significan esos documentos para la protección de la invención.
Sí. De hecho, realizar una primera búsqueda puede resultar útil antes de iniciar un proyecto.
Puedes investigar:
Catálogos de fabricantes
Marketplaces
Publicaciones técnicas
Vídeos
productos de competidores
Pero existe una diferencia importante entre realizar una búsqueda inicial y efectuar un estudio de patentabilidad.
El inventor conoce perfectamente su producto, pero precisamente por eso puede buscarlo utilizando únicamente el lenguaje con el que él mismo lo describe.
Los antecedentes pueden utilizar:
otros nombres;
terminología técnica diferente;
traducciones;
clasificaciones de patentes;
descripciones funcionales distintas.
Además, localizar un documento es solo la primera parte. Después hay que interpretar sus características técnicas y compararlas con las que podrían formar parte de las reivindicaciones.
Esta cuestión debe analizarse antes de presentar la solicitud.
Publicar fotografías, vídeos, explicaciones técnicas, ofrecer públicamente el producto o realizar determinadas demostraciones puede afectar a la novedad si la información divulgada permite conocer la invención.
Por eso, una regla prudente es:
no hagas pública una invención antes de definir su estrategia de protección.
Si ya la has divulgado, no debes asumir automáticamente ni que «ya no se puede hacer nada» ni que «no pasa nada porque la publicación era tuya».
Hay que estudiar:
qué se divulgó;
cuándo;
dónde;
quién tuvo acceso;
qué características técnicas podían conocerse;
y las circunstancias concretas de la divulgación.
No debe confundirse una comunicación confidencial con una divulgación pública.
En Eurekate, antes de recibir los detalles técnicos confidenciales de una invención formalizamos un contrato de confidencialidad.
De esta forma podemos estudiar el proyecto sin que el inventor tenga que publicar su funcionamiento para solicitar información sobre su protección.
Esta conclusión es incorrecta.
Para que una invención carezca de novedad no es imprescindible encontrar una patente anterior concedida.
Puede existir estado de la técnica relevante en:
una patente;
un modelo de utilidad;
un producto;
un catálogo;
una publicación;
una web;
un vídeo;
una utilización pública;
una descripción oral;
u otro medio que haya hecho accesible la información al público.
La pregunta no es únicamente:
«¿Alguien lo ha patentado?»
La pregunta importante es:
«¿Esto ya se había hecho accesible al público antes de mi solicitud?»
Presentar directamente una solicitud sin investigar previamente los antecedentes puede significar invertir tiempo y dinero en intentar proteger unas características que ya eran conocidas.
Un estudio previo permite:
detectar antecedentes relevantes;
comprender qué partes de la invención pueden ser realmente diferenciales;
valorar novedad y actividad inventiva;
orientar la redacción de las reivindicaciones;
decidir si tiene sentido continuar con el registro.
En propiedad industrial, buscar antes de redactar permite redactar sabiendo frente a qué antecedentes debe diferenciarse la invención.
Antes de recibir información técnica confidencial, formalizamos un contrato de confidencialidad.
A continuación estudiamos la invención y realizamos la búsqueda de antecedentes para valorar sus posibilidades de protección.
El estudio de patentabilidad se inicia con un depósito de 450 €.
Si encontramos un antecedente en España que impide registrar la invención, el depósito se devuelve íntegramente. Si el proyecto continúa con el registro, los 450 € se descuentan del precio final.
Si la invención puede protegerse mediante modelo de utilidad, el servicio completo de registro en España tiene un precio de 1.155 € IVA incluido, incluyendo tasas oficiales, memoria técnica, reivindicaciones, dibujos, presentación, seguimiento y las contestaciones incluidas durante la tramitación.
SOLICITAR ESTUDIO DE PATENTABILIDAD
Sí. El estado de la técnica utilizado para valorar la novedad de un modelo de utilidad es el mismo establecido para las patentes y comprende lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero antes de la fecha relevante.
Sí. Si constituye estado de la técnica relevante y contiene las características técnicas de la invención que pretendes proteger, puede afectar a su novedad aunque proceda de otro país.
No. También pueden ser relevantes productos comercializados, publicaciones, páginas web, vídeos, usos públicos, descripciones orales y otras formas de divulgación.
No necesariamente. Hay que analizar qué características técnicas contiene el antecedente, cuáles presenta tu invención y valorar tanto la novedad como la actividad inventiva.
No necesariamente. Novedad y actividad inventiva son requisitos distintos. Una invención puede presentar diferencias respecto de los antecedentes y, aun así, resultar muy evidente para un experto en la materia.
No. Una búsqueda de patentabilidad no debería limitarse a España, porque el estado de la técnica relevante tiene alcance mundial.
La novedad mundial del modelo de utilidad significa que una invención no se analiza únicamente frente a aquello que ya existe o está registrado en España.
Un antecedente accesible al público en cualquier país puede ser relevante.
Por eso, antes de presentar un modelo de utilidad, conviene estudiar técnicamente la invención, identificar sus características relevantes, buscar antecedentes nacionales e internacionales y valorar qué diferencias pueden sostener realmente su protección.
No se trata únicamente de comprobar si existe algo parecido. Se trata de determinar qué es realmente nuevo y qué merece ser protegido.
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