Si te preguntas qué hacer si copian mi invento, el primer paso no debería ser llamar inmediatamente a la empresa, publicar una acusación en redes sociales o enviar un mensaje exigiendo que retire el producto. Primero hay que conservar las pruebas, comprobar qué derecho tienes realmente y analizar si aquello que está haciendo el tercero entra dentro del alcance de tu patente o modelo de utilidad.
Que dos productos se parezcan no demuestra por sí solo una infracción de patente.
La Ley 24/2015 establece que el alcance de protección de una patente se determina por sus reivindicaciones, mientras que la descripción y los dibujos sirven para interpretarlas. Además, al determinar ese alcance deben tenerse en cuenta los elementos equivalentes a los indicados en las reivindicaciones.
Por eso, ante una posible copia, la pregunta correcta no es únicamente:
“¿Se parece a mi invento?”
Sino:
“¿El producto o procedimiento del tercero incorpora las características técnicas protegidas por mis reivindicaciones?”
Esa diferencia es fundamental.
Cuando aparece una posible copia de una invención protegida, conviene actuar de forma ordenada.
Si encuentras un producto en:
documenta primero lo que has encontrado.
Si contactas inmediatamente con la empresa, existe la posibilidad de que determinadas páginas, fotografías, anuncios o materiales desaparezcan antes de que puedas conservarlos adecuadamente.
La propia OEPM recomienda, en caso de posible infracción, reunir y conservar todas las pruebas posibles, incluidos catálogos, materiales promocionales y datos relativos a los canales de distribución.
No te limites a hacer una única captura de pantalla.
Conserva, cuando sea posible:
Si el producto puede comprarse, también puede resultar útil conservar:
La finalidad es poder demostrar posteriormente qué producto se ofrecía, quién lo ofrecía, cuándo y con qué características.
Antes de acusar a alguien de infringir una patente, comprueba:
No es igual tener:
La situación jurídica condiciona las acciones disponibles.
Si existen varios propietarios, también es importante comprobar quién aparece como titular. Puedes ampliar esta cuestión en ¿A nombre de quién se registra una patente? Inventor, solicitante, titular y cotitularidad.
Este es probablemente el paso técnico más importante.
La Ley 24/2015 de Patentes establece que el alcance de la protección se determina por las reivindicaciones. Los dibujos y la descripción ayudan a interpretarlas, pero no sustituyen este análisis.
Por tanto, hay que comparar:
Reivindicación protegida
frente a
Producto o procedimiento sospechoso
característica por característica.
Un producto puede parecer casi idéntico y no reproducir determinada combinación técnica protegida.
También puede ocurrir lo contrario: puede presentar una apariencia bastante diferente y, sin embargo, incorporar características técnicas relevantes comprendidas dentro de las reivindicaciones.
Una patente puede conferir derechos frente a diferentes actos de explotación.
El artículo 59 de la Ley de Patentes permite al titular impedir, entre otras actuaciones realizadas sin su consentimiento, la fabricación, ofrecimiento para la venta, introducción en el comercio, utilización, importación o posesión para dichos fines de un producto objeto de patente. También contempla determinados actos relacionados con procedimientos patentados y productos directamente obtenidos por ellos.
No es lo mismo detectar:
Identificar la conducta es importante para valorar el alcance del conflicto.
Los derechos de patente son territoriales.
Una patente española produce sus efectos conforme a su protección en España. Si la empresa fabrica o comercializa en otros países, habrá que analizar qué derechos existen en cada territorio.
Por ejemplo:
Tener una patente española no significa automáticamente poder impedir una venta en Estados Unidos.
Del mismo modo, si dispones de una patente europea, habrá que comprobar los países en los que produce efectos y su situación jurídica.
Esta dimensión territorial es especialmente importante cuando el producto aparece en marketplaces internacionales.
Una vez conservada la prueba y realizado el análisis técnico del derecho, puede plantearse la estrategia.
Dependiendo del caso, las opciones pueden incluir:
La OEPM recuerda que no persigue de oficio las infracciones de derechos de Propiedad Industrial. Cuando se considera que existe una infracción, recomienda obtener asesoramiento especializado para valorar las acciones correspondientes.
No necesariamente.
La palabra “copia” se utiliza coloquialmente para situaciones muy distintas.
Puede existir:
Los productos se parecen o se destinan al mismo uso.
La apariencia externa resulta muy parecida.
Ambos utilizan una solución técnica similar.
El producto o actividad del tercero puede quedar comprendido dentro del alcance de las reivindicaciones vigentes.
Solo esta última situación permite hablar propiamente de un posible conflicto desde el punto de vista de la patente o modelo de utilidad.
Por eso, no se debe concluir que existe infracción únicamente comparando dos fotografías.
Cuando se presenta una patente o un modelo de utilidad, una de las partes más importantes de la documentación son las reivindicaciones.
Imaginemos una reivindicación simplificada:
Dispositivo que comprende un cuerpo, un elemento móvil conectado mediante una articulación y un sistema de bloqueo configurado de una determinada manera.
El producto competidor podría tener:
La cuestión jurídica y técnica será determinar si el producto queda o no comprendido en el alcance de la reivindicación correspondiente.
No basta con decir:
“También sirve para lo mismo.”
La finalidad comercial puede coincidir y, sin embargo, la solución técnica ser diferente.
Por eso una buena redacción inicial resulta tan importante. Una patente no protege genéricamente “la idea”, sino aquello que queda delimitado jurídicamente por sus reivindicaciones.
Supongamos que has protegido un mecanismo para cerrar automáticamente un recipiente.
Un competidor lanza un recipiente prácticamente idéntico visualmente.
Al desmontarlo descubres que utiliza:
Visualmente puede parecer una copia.
Pero habrá que determinar si la combinación técnica que utiliza entra dentro de alguna de las reivindicaciones de tu derecho.
Ahora imaginemos el caso contrario.
El competidor cambia:
A simple vista parece otro producto.
Sin embargo, al analizarlo técnicamente descubrimos que el mecanismo interno reproduce las características esenciales de una reivindicación.
El análisis puede ser completamente diferente.
La apariencia no sustituye el estudio de las reivindicaciones.
La calidad de la prueba puede ser decisiva.
La OEPM recomienda expresamente conservar documentación y reunir catálogos y materiales promocionales relacionados con la posible infracción.
Entre las evidencias que pueden resultar útiles se encuentran:
Deben mostrar, cuando sea posible:
Especialmente útiles cuando permiten observar:
Comprar legalmente una unidad disponible en el mercado puede permitir realizar posteriormente un análisis técnico detallado.
Conserva:
Pueden demostrar cómo presentaba la empresa el producto y qué características anunciaba.
Las publicaciones pueden permitir acreditar:
Guarda:
Incluye:
Si es públicamente accesible:
Cuanto más objetiva sea la información disponible, mejor podrá realizarse la comparación técnica.
Pueden ser útiles, pero en un conflicto importante puede resultar conveniente valorar formas más sólidas de acreditar determinados hechos.
Dependiendo del caso, un abogado especialista puede recomendar:
La estrategia probatoria debe decidirse según la importancia del conflicto y el riesgo de que la evidencia desaparezca.
La Ley de Patentes contempla además diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares dentro de su régimen procesal para determinados supuestos.
Enviar inmediatamente un requerimiento puede parecer la reacción lógica:
“Tengo una patente. Deje de vender mi producto.”
Pero primero debería existir una base razonable para afirmar que se está produciendo una posible infracción.
Una secuencia más prudente sería:
Esto evita acusaciones precipitadas y permite redactar una comunicación mucho más precisa.
Puede tenerlas.
La Ley de Patentes contempla diferentes reglas para la responsabilidad por daños y perjuicios. En determinados actos de explotación, el conocimiento del infractor puede ser relevante; el artículo 72 establece además que, en ciertos supuestos, se entiende que el infractor actúa a sabiendas cuando ha sido advertido por el titular de la existencia de la patente, debidamente identificada, de la infracción y del requerimiento de cese.
Esto refuerza la importancia de que una comunicación formal no sea improvisada.
Debe prepararse con asesoramiento adecuado y sobre un análisis previo de los hechos.
La Ley de Patentes contempla diversas acciones civiles.
Entre ellas se encuentran:
La medida adecuada dependerá de cada caso.
No todos los conflictos terminan en juicio y no todos deben abordarse de la misma manera.
Cuando concurren los requisitos legales, la indemnización puede comprender tanto la pérdida sufrida como la ganancia dejada de obtener por la infracción.
La Ley también contempla diferentes criterios para calcular la indemnización, entre ellos determinadas consecuencias económicas o una cantidad que, al menos, comprenda la que habría debido pagarse por una licencia que permitiera realizar la explotación legalmente.
Además, el artículo 74 contempla que puedan incluirse, cuando proceda, gastos de investigación realizados para obtener pruebas razonables de la infracción.
La cuantificación no consiste, por tanto, simplemente en multiplicar:
número de productos vendidos × precio de venta.
Puede requerir un análisis económico específico.
La situación cambia.
La Ley de Patentes establece una protección provisional a partir de la publicación de la solicitud.
Desde esa publicación, el solicitante puede tener derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada por determinadas utilizaciones realizadas durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión, siempre dentro de las condiciones previstas legalmente.
La protección provisional puede incluso operar antes de la publicación frente a una persona a la que se haya notificado la presentación y el contenido de la solicitud.
Sin embargo:
una solicitud pendiente no debe tratarse exactamente igual que una patente ya concedida.
Antes de actuar hay que comprobar en qué fase se encuentra el expediente y qué reivindicaciones resultarán finalmente concedidas.
Un modelo de utilidad atribuye a su titular, con las particularidades establecidas legalmente, los mismos derechos que una patente de invención.
Pero existe una cuestión especialmente importante.
El artículo 148 de la Ley de Patentes establece que, para ejercer acciones destinadas a hacer efectivos los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado bajo la legislación vigente, debe haberse obtenido o solicitado previamente el informe sobre el estado de la técnica correspondiente y abonado la tasa.
Esto significa que si detectas una posible infracción de un modelo de utilidad, no deberías limitarte a comprobar:
“Está concedido.”
También conviene revisar si se han cumplido los requisitos necesarios para plantear las acciones correspondientes.
Este punto es especialmente importante para titulares que registraron su modelo y años después detectan una copia.
No existe una regla automática del tipo:
“Si cambia un 20 %, ya no infringe.”
o:
“Si modifica tres piezas, puede copiarlo.”
Ese tipo de porcentajes no determinan el alcance de una patente.
La comparación debe realizarse con las reivindicaciones.
Además, la Ley establece que para determinar el alcance deben tenerse debidamente en cuenta los elementos equivalentes a los indicados en ellas.
Por tanto, cambiar:
no demuestra automáticamente que el producto haya quedado fuera de la protección.
Del mismo modo, realizar algunos cambios tampoco significa automáticamente que siga existiendo infracción.
Hay que analizar el caso técnicamente.
Entonces quizá el problema no sea exclusivamente de patentes.
Un producto puede estar protegido por diferentes derechos:
Por eso es útil plantear una protección por capas desde el principio.
Puedes ampliar esta cuestión en Modelo de utilidad, diseño industrial y marca: cómo proteger un mismo producto por varias vías.
Si el tercero ha reproducido fundamentalmente el aspecto externo del producto, puede ser necesario analizar los derechos de diseño existentes además de la protección técnica.
La situación es considerablemente más compleja.
Tener una idea antes que otra persona no proporciona automáticamente un derecho de patente sobre ella.
La OEPM señala que los derechos de Propiedad Industrial se obtienen mediante su registro y que una patente o modelo de utilidad permite impedir determinados actos relativos a la invención protegida.
Sin embargo, dependiendo de las circunstancias podrían existir otros derechos o acciones relacionadas con:
Cada supuesto requiere un análisis diferente.
Si la tecnología se mantenía confidencial, puede resultar relevante revisar también nuestra guía sobre secreto empresarial o patente.
Aquí resultan especialmente importantes:
No es lo mismo que la empresa haya desarrollado independientemente una solución parecida a que exista una relación previa documentada en la que recibió información confidencial.
Conserva todo el historial de comunicaciones.
No elimines:
Cuando existen obligaciones contractuales de confidencialidad, el análisis puede ir más allá de la pura infracción de patente.
Es habitual.
En ese momento la discusión no debería convertirse en:
“El mío salió primero.”
frente a:
“El nuestro es diferente.”
Lo adecuado es realizar una comparativa técnica estructurada.
Por ejemplo:
| Característica de la reivindicación | Producto protegido | Producto sospechoso |
|---|---|---|
| Elemento A | Sí | Sí |
| Elemento B | Sí | Sí |
| Relación A-B | Sí | Analizar |
| Sistema C | Sí | Versión diferente |
| Característica D | Sí | Sí |
Esta matriz permite localizar dónde está realmente el conflicto.
Después habrá que interpretar jurídicamente el alcance de esas características y, cuando proceda, analizar equivalentes.
Que la otra empresa tenga una patente no significa automáticamente que pueda utilizar tu tecnología.
La propia Ley establece que el titular de una patente no puede invocarla como defensa frente a acciones basadas en una patente anterior y contempla expresamente la posibilidad de patentes dependientes.
Puede existir:
Esto conecta directamente con la diferencia entre patentabilidad y libertad de operación.
Puedes consultar nuestra guía sobre patentabilidad y libertad de operación (FTO).
No.
La OEPM no es el órgano que persigue judicialmente las infracciones.
La propia Oficina explica que no tiene competencia para interponer demandas ni perseguir de oficio a presuntos infractores. La defensa del derecho corresponde al titular mediante las vías legalmente previstas.
Esto es importante porque muchos titulares creen que basta con comunicar:
“Me están copiando”
a la OEPM para que ésta ordene retirar el producto.
No funciona así.
La OEPM concede y administra derechos de Propiedad Industrial; su defensa frente a infractores debe plantearse por las vías correspondientes.
No necesariamente.
Antes de iniciar un procedimiento judicial pueden valorarse diferentes opciones.
Por ejemplo:
La OEPM menciona expresamente la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos de resolución de controversias y colabora con la OMPI en este ámbito.
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece mecanismos de resolución alternativa de disputas relacionadas con Propiedad Intelectual.
La estrategia debe considerar:
Imaginemos tres escenarios.
Puede resultar razonable comenzar buscando un cese rápido y proporcionado.
La dimensión económica y probatoria cambia considerablemente.
Quizá el conflicto pueda transformarse en:
La existencia de una posible infracción no obliga a escoger inmediatamente el conflicto más agresivo.
También puede abrir una negociación.
Este riesgo no debe ignorarse.
Cuando se inicia un conflicto por infracción, la otra parte puede analizar si el derecho que se está haciendo valer es realmente válido.
Puede investigar:
Por eso, antes de iniciar acciones importantes conviene revisar la fortaleza del propio título, no únicamente el producto del competidor.
En modelos de utilidad, la exigencia relativa al informe sobre el estado de la técnica antes del ejercicio de determinadas acciones refuerza todavía más esta necesidad.
Acusar públicamente a una empresa antes de haber realizado un análisis adecuado puede complicar innecesariamente el conflicto.
Puede provocar que desaparezca información importante.
La protección técnica depende de las reivindicaciones.
No necesariamente.
No existe una regla general basada en porcentajes.
Un título caducado, limitado o territorialmente irrelevante cambia el escenario.
La persona que inventó no necesariamente coincide con el titular que puede ejercer los derechos.
Una comunicación eficaz debe estar respaldada por hechos y por el derecho concreto que se considera afectado.
La Ley establece plazos para el ejercicio de las acciones. En materia de patentes, las acciones civiles por infracción prescriben a los cinco años desde el momento en que pudieron ejercitarse.
Antes de hacer nada, comprueba esta lista:
Número de patente o modelo de utilidad.
Titular actual.
Estado jurídico.
Reivindicaciones vigentes.
País donde existe la protección.
URL del producto sospechoso.
Capturas.
Fecha.
Nombre del fabricante.
Nombre del vendedor.
Fotografías.
Vídeos.
Manuales.
Ficha técnica.
Precio.
Catálogos.
Publicidad.
Producto físico, si puede adquirirse.
Factura.
Embalaje.
Comparación técnica preliminar.
Estimación del impacto económico.
Cuanto más organizada esté la información, más eficiente será el análisis posterior.
Cuando alguien descubre un producto parecido al suyo, la reacción natural es centrarse en el competidor.
Sin embargo, el primer documento que deberíamos estudiar es la propia patente o modelo de utilidad.
Hay que conocer:
qué reivindicaciones se concedieron;
qué características contienen;
cómo deben interpretarse;
qué versiones del producto pueden quedar cubiertas;
y qué alcance real tiene el derecho.
Solo después podemos comparar correctamente.
Por eso el trabajo técnico de redacción realizado durante el registro tiene consecuencias años después.
Una reivindicación bien estructurada no sirve únicamente para conseguir un título.
Sirve para determinar qué puedes defender cuando aparece un tercero.
En Eurekate Ingeniería podemos revisar técnicamente tu expediente para identificar qué características están protegidas por las reivindicaciones y compararlas con la información disponible sobre el producto que consideras potencialmente infractor.
Este análisis técnico permite saber si existe una base razonable para estudiar el asunto con mayor profundidad antes de tomar decisiones.
Cuando la situación requiere acciones jurídicas, reclamaciones o procedimientos judiciales, debe intervenir un abogado especialista en Propiedad Industrial. La propia OEPM recomienda asesoramiento especializado ante posibles infracciones.
Si estás empezando un proyecto y todavía no has protegido la invención, puedes consultar nuestro servicio de registro de patentes y modelos de utilidad.
También puedes consultar:
Teléfono: 662 10 92 10
Nota: este contenido tiene carácter informativo general. La existencia de una infracción y las acciones adecuadas dependen del título concreto, sus reivindicaciones, el producto o procedimiento analizado, el territorio y las circunstancias de cada caso.