La patentabilidad y la libertad de operación responden a dos preguntas completamente diferentes. Un estudio de patentabilidad analiza si una invención puede cumplir los requisitos necesarios para obtener protección mediante patente o modelo de utilidad. Un análisis de libertad de operación o Freedom to Operate (FTO) estudia si fabricar, utilizar o comercializar un producto en un territorio determinado puede entrar en conflicto con derechos de Propiedad Industrial de terceros.
Esta diferencia es fundamental porque tener una patente no significa automáticamente tener libertad para explotar comercialmente una invención.
Una empresa puede conseguir protección para una mejora técnicamente nueva y, al mismo tiempo, necesitar autorización para utilizar una tecnología anterior que continúa protegida por derechos de terceros.
Por eso, antes de invertir en fabricación, industrialización o lanzamiento al mercado, es importante saber qué pregunta necesitamos responder.
La forma más sencilla de entender la diferencia entre ambos conceptos es plantear dos preguntas:
Estudio de patentabilidad:
¿Puedo proteger esta invención?
Análisis de libertad de operación:
¿Puedo fabricar y comercializar este producto sin interferir con derechos vigentes de terceros en el territorio en el que quiero operar?
Aunque ambas investigaciones utilizan información contenida en documentos de patentes, su objetivo, metodología y conclusiones son diferentes.
| Estudio de patentabilidad | Libertad de operación (FTO) | |
|---|---|---|
| Pregunta principal | ¿Puede protegerse mi invención? | ¿Puedo explotar comercialmente el producto? |
| Qué se analiza | Estado de la técnica relevante para la patentabilidad | Derechos de terceros potencialmente aplicables |
| Territorio | El estado de la técnica puede tener alcance mundial | Se estudian territorios concretos |
| Importancia del estado jurídico | Se analizan antecedentes aunque determinados derechos ya no estén vigentes | Es esencial comprobar si los derechos pueden estar vigentes y ser exigibles en el territorio |
| Momento habitual | Antes de presentar una solicitud | Antes de fabricar, comercializar, importar o entrar en un mercado |
| Resultado | Valoración de las posibilidades de protección | Identificación y valoración de posibles riesgos derivados de derechos de terceros |
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) explica que las empresas y particulares interesados en utilizar una tecnología —por ejemplo, fabricarla, venderla o importarla— deben identificar posibles derechos de patente de competidores y otros operadores antes de su utilización industrial o comercial.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) también trata la libertad de operación como una herramienta destinada a investigar derechos que podrían afectar al uso previsto de un producto o servicio.
El estudio de patentabilidad se realiza para conocer los antecedentes existentes antes de decidir si resulta conveniente solicitar una patente o un modelo de utilidad.
No consiste únicamente en comprobar si alguien ha registrado exactamente el mismo producto.
Una invención puede incorporar múltiples características técnicas y la búsqueda debe identificar documentos y divulgaciones anteriores que puedan resultar relevantes para determinar si aquello que pretendemos proteger cumple los requisitos legales correspondientes.
Para ello pueden consultarse, entre otras fuentes:
Espacenet, de la Oficina Europea de Patentes;
PATENTSCOPE, de la OMPI;
publicaciones científicas y técnicas;
catálogos;
productos comercializados;
páginas web;
vídeos;
documentación que haya sido accesible al público.
El objetivo es conocer el estado de la técnica relevante y analizarlo en relación con las características técnicas de la invención.
Puedes ampliar esta cuestión en nuestra guía sobre novedad mundial en el modelo de utilidad.
La libertad de operación, conocida internacionalmente como Freedom to Operate o FTO, analiza el riesgo de que una actividad prevista pueda afectar a derechos de Propiedad Industrial de terceros.
La OMPI explica que este análisis se utiliza para investigar si existen derechos que puedan afectar a los planes de utilización de un producto o servicio.
En una FTO no interesa únicamente encontrar documentos técnicamente parecidos.
Hay que estudiar cuestiones como:
qué derechos existen;
en qué países producen efectos;
cuál es su situación jurídica;
cuál es el alcance de sus reivindicaciones;
qué características incorpora realmente nuestro producto;
y en qué momento se pretende fabricar, utilizar o comercializar.
Esto convierte la libertad de operación en un análisis ligado a un producto concreto, una actividad concreta, un territorio concreto y un momento determinado.
Este es probablemente el punto que más confusión genera.
Imaginemos que una empresa desarrolla un mecanismo nuevo que mejora sustancialmente un dispositivo que ya existe.
La mejora podría cumplir los requisitos necesarios para obtener su propia protección.
Sin embargo, el producto completo podría incorporar determinadas características cubiertas por una patente anterior de un tercero que continúa produciendo efectos en el país donde quiere comercializarse.
Podríamos encontrarnos entonces con esta situación:
La mejora puede ser patentable, pero su explotación puede verse condicionada por derechos anteriores.
Una patente concede a su titular un derecho de exclusión respecto del objeto protegido en los términos establecidos legalmente. No debe interpretarse como una autorización administrativa general para fabricar o comercializar cualquier producto que incorpore la invención.
Esta diferencia explica por qué patentabilidad y libertad de operación deben analizarse separadamente.
Supongamos que una empresa desarrolla una nueva bicicleta eléctrica.
Existe una patente vigente de un tercero que protege una determinada solución técnica del sistema de transmisión.
La empresa desarrolla posteriormente un sistema nuevo que mejora considerablemente la eficiencia de esa transmisión.
Esa mejora podría reunir requisitos para obtener una patente propia.
Pero si para fabricar el producto comercial es necesario incorporar características comprendidas dentro del alcance de la patente anterior, la existencia de la nueva patente no elimina automáticamente los derechos del titular anterior.
Dependiendo del caso, podrían estudiarse diferentes alternativas:
modificar técnicamente el producto;
esperar a que determinados derechos dejen de producir efectos;
negociar una licencia;
adquirir determinados derechos;
estudiar otro territorio;
o analizar jurídicamente si el producto proyectado queda realmente comprendido dentro del alcance de protección.
Por eso es peligroso interpretar:
“Tengo una patente, por tanto puedo fabricar.”
Son dos cuestiones distintas.
Porque las patentes son derechos territoriales.
Un derecho que produce efectos en España no tiene necesariamente los mismos efectos en Estados Unidos, China, México o cualquier otro territorio.
La OMPI destaca precisamente este principio al explicar la libertad de operación: los derechos derivados de una patente dependen del territorio en el que se ha concedido y del periodo durante el que permanece en vigor.
Esto puede provocar que un mismo producto presente escenarios diferentes.
Por ejemplo:
Puede existir un derecho potencialmente bloqueante en Alemania y no existir un derecho equivalente vigente en España.
Por tanto, no tiene demasiado sentido hablar de:
“¿Tengo libertad de operación mundial?”
sin definir previamente en qué mercados se pretende fabricar, importar, vender o utilizar el producto.
Encontrar una patente similar no significa automáticamente que exista un impedimento para comercializar.
Hay que determinar qué ha ocurrido con ese derecho.
Una solicitud puede:
estar pendiente;
haber sido concedida;
haber sido denegada;
haberse retirado;
haber caducado;
haber expirado;
haber sido limitada;
producir efectos únicamente en determinados territorios.
La Oficina Europea de Patentes (EPO) explica que los datos de acontecimientos jurídicos permiten conocer, entre otras cuestiones, si una solicitud continúa activa o si una patente ha dejado de estar en vigor.
Esta información es particularmente relevante para los análisis de libertad de operación.
Un documento puede ser importante como antecedente técnico para estudiar patentabilidad y, sin embargo, no representar actualmente un derecho exigible frente a la explotación comercial.
Esta es otra de las grandes diferencias entre ambos análisis.
Una de las equivocaciones más frecuentes consiste en encontrar una patente con un título o dibujo parecido y concluir inmediatamente:
“Este producto está patentado.”
No funciona así.
Para analizar el posible alcance de un derecho hay que estudiar especialmente sus reivindicaciones.
Las reivindicaciones definen las características para las que se solicita o concede protección y son fundamentales para determinar el alcance del derecho.
Dos documentos pueden mostrar productos visualmente muy parecidos y tener reivindicaciones significativamente diferentes.
También puede ocurrir lo contrario: dos productos pueden tener una apariencia distinta y compartir características técnicas relevantes desde el punto de vista de una determinada reivindicación.
Por ello, una búsqueda basada exclusivamente en fotografías, títulos o resúmenes no permite determinar adecuadamente la libertad de operación.
Un análisis FTO cobra especial importancia cuando un proyecto se aproxima a la explotación comercial.
Por ejemplo:
antes de realizar una inversión elevada en fabricación;
antes de encargar moldes o utillajes;
antes de industrializar un prototipo;
antes de importar grandes cantidades de producto;
antes de entrar en un nuevo mercado;
antes de conceder o adquirir una licencia;
antes de cerrar acuerdos con inversores;
antes de lanzar comercialmente un producto;
o cuando se detecta una patente de un competidor que podría resultar relevante.
La OEPM destaca la utilidad de la información de patentes precisamente para identificar posibles derechos bloqueantes y reducir el riesgo de infringir derechos de terceros.
Depende del estado del proyecto.
Cuando estamos ante una invención nueva que todavía queremos proteger, normalmente la primera cuestión será analizar su patentabilidad.
Queremos saber:
¿Qué existe anteriormente y qué posibilidades tenemos de proteger nuestra solución?
Cuando el proyecto avanza hacia la fabricación y comercialización, surge una pregunta adicional:
¿Existen derechos de terceros que puedan afectar a la forma en la que queremos explotar este producto?
Por tanto, los dos estudios no son sustitutivos.
Pueden formar parte de momentos diferentes de una misma estrategia de Propiedad Industrial.
Puedes realizar una búsqueda preliminar y resulta recomendable conocer las patentes de tu sector y de tus principales competidores.
Herramientas como Espacenet, PATENTSCOPE, los buscadores de la OEPM o Google Patents permiten localizar una gran cantidad de documentación.
Sin embargo, encontrar documentos es solo una parte del trabajo.
En un análisis de libertad de operación hay que valorar también:
las reivindicaciones;
las familias de patentes;
los territorios;
el estado jurídico;
las fechas relevantes;
la correspondencia entre las características del producto y el derecho analizado;
y la legislación aplicable.
Por eso, una búsqueda preliminar realizada por el propio interesado puede servir para conocer mejor el entorno tecnológico, pero no debe confundirse con un análisis profesional de libertad de operación.
No.
Un análisis de libertad de operación permite identificar y reducir riesgos, pero no debe presentarse como una garantía absoluta de que nunca aparecerá un conflicto.
La propia documentación de la OMPI sobre FTO explica que este tipo de análisis se orienta a investigar si una actuación concreta puede realizarse sin que aparentemente infrinja patentes exigibles de terceros.
Además, el escenario puede cambiar:
pueden publicarse solicitudes que todavía no eran accesibles;
pueden concederse solicitudes pendientes;
puede cambiar el producto;
puede cambiar el territorio de comercialización;
pueden modificarse determinadas reivindicaciones durante la tramitación;
o pueden aparecer nuevos datos jurídicos relevantes.
Por eso la libertad de operación debe entenderse como una herramienta de análisis y gestión del riesgo, no como una garantía universal e indefinida.
La Propiedad Industrial no debería analizarse únicamente cuando llega el momento de presentar una solicitud.
Una estrategia adecuada puede acompañar diferentes fases de un proyecto:
1. Desarrollo de la invención
Analizar antecedentes y evitar divulgaciones prematuras.
2. Antes del registro
Estudiar la patentabilidad y definir aquello que interesa proteger.
3. Presentación de la solicitud
Redactar adecuadamente la memoria, las reivindicaciones y los dibujos.
4. Desarrollo comercial
Analizar los mercados y los derechos de terceros que puedan resultar relevantes.
5. Internacionalización
Revisar la situación en cada territorio antes de realizar inversiones importantes.
La información contenida en las patentes sirve, por tanto, tanto para proteger nuestras propias innovaciones como para conocer el entorno tecnológico y los derechos existentes alrededor de ellas.
La diferencia puede resumirse de una forma muy sencilla:
La patentabilidad estudia si puedes obtener protección para tu invención. La libertad de operación estudia los riesgos derivados de derechos de terceros al explotar un producto en determinados territorios.
Una invención puede ser patentable y, aun así, su explotación comercial puede requerir estudiar derechos anteriores.
Y también puede ocurrir que una patente antigua sea muy relevante para conocer el estado de la técnica, pero ya no represente un derecho vigente que impida determinada explotación.
Por eso, antes de tomar decisiones sobre protección, fabricación o comercialización, es fundamental hacer la pregunta correcta en el momento adecuado.
En Eurekate Ingeniería analizamos la patentabilidad de invenciones antes de iniciar su registro.
Antes de recibir los detalles técnicos del proyecto formalizamos un contrato de confidencialidad. A continuación realizamos el estudio de patentabilidad para conocer los antecedentes existentes y valorar la estrategia de protección.
El estudio se inicia con un depósito de 450 €. Si existe un antecedente en España que impide registrar la invención, el depósito se devuelve íntegramente. Si el proyecto continúa con el registro, los 450 € se descuentan del precio final.
Puedes consultar nuestro servicio de registro de patentes y modelos de utilidad o contactar con Eurekate para iniciar el proceso.
Teléfono: 662 10 92 10