Recibir un requerimiento de la OEPM o una notificación de suspenso no significa necesariamente que tu patente, modelo de utilidad, marca o diseño vaya a ser denegado. Significa que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha detectado una cuestión que debe subsanarse, aclararse o contestarse antes de continuar con la tramitación. Lo más importante es identificar exactamente qué está objetando la Oficina, comprobar el plazo de respuesta y preparar una contestación adecuada al expediente.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) explica que un suspenso está relacionado con la existencia de deficiencias en una solicitud que paralizan temporalmente el procedimiento hasta que sean subsanadas.
Por tanto, recibir una notificación de este tipo no equivale a recibir una resolución de denegación.
Sin embargo, ignorarla o contestarla incorrectamente sí puede tener consecuencias importantes para la solicitud.
Durante la tramitación de un derecho de Propiedad Industrial, la OEPM examina diferentes aspectos de la solicitud.
Si detecta defectos, objeciones o cuestiones que requieren una actuación del solicitante, puede emitir una comunicación indicando:
qué problema ha detectado;
qué documentación debe aportarse;
qué aspectos deben subsanarse;
qué alegaciones pueden formularse;
y cuál es el plazo disponible para contestar.
La propia OEPM explica en sus preguntas frecuentes sobre Propiedad Industrial que el suspenso supone que el procedimiento se paraliza y se establece un plazo para que el solicitante responda.
En materia de patentes y modelos de utilidad, la Oficina señala como ejemplos habituales de suspenso una redacción incorrecta de las reivindicaciones o la inclusión de texto en los dibujos.
No todos los requerimientos tienen, por tanto, la misma importancia ni se solucionan de la misma manera.
Si has recibido un requerimiento de la OEPM, lo primero es evitar dos errores: ignorarlo y contestarlo precipitadamente.
La actuación debe comenzar revisando la notificación completa.
Comprueba:
número de expediente;
modalidad de protección;
titular o solicitante;
fecha de la notificación;
trámite al que corresponde;
y organismo o departamento que la ha emitido.
Esto permite asegurarse de que la contestación se presenta en el expediente y procedimiento correctos.
La notificación debe indicar el plazo disponible para responder.
No presupongas que todos los requerimientos de la OEPM tienen el mismo plazo.
El plazo depende del procedimiento y del trámite concreto.
Por ejemplo, las directrices de la OEPM para modelos de utilidad establecen determinados supuestos en los que se concede un plazo de dos meses para subsanar defectos o formular alegaciones. En otros momentos del procedimiento pueden existir plazos diferentes.
Por ello, la referencia que debe utilizarse para actuar es el plazo concreto indicado en la notificación y la normativa aplicable al trámite.
Una contestación eficaz no consiste en enviar una explicación general sobre la invención.
Hay que identificar cada una de las objeciones planteadas por el examinador.
Puede tratarse, entre otras cuestiones, de:
defectos formales;
problemas en las reivindicaciones;
falta de claridad;
falta de apoyo de las reivindicaciones en la descripción;
problemas en los dibujos;
unidad de invención;
documentación pendiente;
cuestiones relativas al objeto de la solicitud;
oposiciones;
o requisitos específicos del procedimiento.
La estrategia de respuesta dependerá completamente del problema detectado.
Antes de modificar una memoria, reivindicación o dibujo hay que comprobar qué se presentó originalmente.
Esto es especialmente importante en patentes y modelos de utilidad porque una modificación posterior no puede utilizarse libremente para incorporar materia técnica nueva que no estuviera contenida en la solicitud inicial.
La solución a una objeción no consiste en reescribir la invención desde cero.
Debe trabajarse sobre el contenido que puede utilizarse legítimamente dentro del expediente.
Dependiendo del requerimiento, puede ser necesario:
formular alegaciones;
aportar documentos;
corregir determinados defectos;
modificar reivindicaciones;
modificar la descripción;
corregir dibujos;
identificar correctamente determinadas partes de la solicitud;
o realizar varias de estas actuaciones conjuntamente.
La respuesta debe permitir al examinador identificar con claridad qué se ha modificado y por qué se considera subsanada cada objeción.
Es importante no confundir ambos conceptos.
La OEPM explica que un suspenso y una resolución no son lo mismo.
Un suspenso implica que durante la tramitación se ha detectado una cuestión que requiere respuesta del solicitante.
Una resolución, en cambio, supone una decisión de la Oficina dentro del procedimiento.
Por eso, recibir un suspenso significa generalmente que todavía existe una oportunidad procesal para contestar, subsanar o formular alegaciones, en los términos indicados en la propia notificación.
La situación cambia si transcurre el plazo sin que el solicitante actúe o si, después de analizar la contestación, la OEPM considera que continúan existiendo motivos que impiden la concesión.
No contestar puede provocar consecuencias graves para el expediente.
La OEPM indica que, transcurridos los plazos previstos para contestar al suspenso, la Oficina resolverá de forma motivada y la solicitud puede ser denegada total o parcialmente dependiendo de la naturaleza del defecto.
En las directrices de examen de modelos de utilidad de la OEPM se establece además que las contestaciones o documentos presentados fuera de plazo pueden no ser tenidos en cuenta, resolviéndose el expediente como si no hubieran sido presentados.
Por eso, una de las primeras actuaciones al recibir una comunicación debe ser anotar inmediatamente la fecha límite de contestación.
No conviene esperar a los últimos días, especialmente cuando la respuesta requiere revisar reivindicaciones, preparar nuevos dibujos o desarrollar argumentación técnica.
Existen procedimientos y determinados plazos para los que la OEPM contempla solicitudes de prórroga.
La propia sección de formularios para modelos de utilidad de la OEPM incluye entre sus trámites la prórroga de algún plazo.
Sin embargo, esto no significa que cualquier plazo pueda ampliarse automáticamente.
La posibilidad de solicitar una prórroga depende del procedimiento, de la naturaleza del plazo y del momento en el que se solicite.
Por tanto, si existe riesgo de no poder preparar adecuadamente una contestación dentro del plazo disponible, debe analizarse cuanto antes si ese plazo concreto admite prórroga y cuáles son sus requisitos.
La contestación debe presentarse mediante los procedimientos habilitados por la Oficina.
La OEPM indica que las alegaciones o contestaciones a suspensos pueden presentarse electrónicamente a través de su Sede Electrónica utilizando el formulario correspondiente y aportando los documentos exigidos y la tasa cuando resulte aplicable.
La Oficina advierte además de que no admite la presentación de estos escritos mediante correo electrónico.
Para modelos de utilidad, la OEPM dispone de una página específica de trámites posteriores a la solicitud en la que aparecen, entre otros:
subsanación de defectos de admisión a trámite;
contestación a objeciones;
contestación a oposiciones;
contestación a objeciones a la concesión;
y otros trámites posteriores a la presentación.
Es importante utilizar el trámite que corresponda realmente a la notificación recibida.
En patentes y modelos de utilidad hay requerimientos cuya respuesta afecta directamente al contenido técnico del expediente.
Por ejemplo, si la OEPM formula objeciones sobre las reivindicaciones, puede ser necesario analizar:
qué está objetando exactamente el examinador;
qué parte de la memoria original permite responder;
si conviene argumentar contra la objeción;
si resulta necesario modificar alguna reivindicación;
y qué efecto tendrá esa modificación sobre el alcance de la protección.
Una modificación aparentemente pequeña puede cambiar aquello que finalmente queda protegido.
Por eso, en estos casos la contestación no debe plantearse únicamente como la cumplimentación administrativa de un formulario.
En determinados trámites puede ser posible modificar las reivindicaciones para superar las objeciones formuladas.
Pero existen límites.
Las directrices de la OEPM para modelos de utilidad contemplan la posibilidad de modificar descripción, reivindicaciones y dibujos cuando resulte necesario para subsanar determinados defectos, respetando los límites establecidos por la normativa.
En particular, durante determinados trámites pueden eliminarse o limitarse reivindicaciones que presenten problemas de novedad o actividad inventiva.
Esto no significa que pueda incorporarse cualquier característica nueva que se nos ocurra después de haber presentado la solicitud.
La redacción inicial del expediente adquiere aquí una importancia enorme: cuanto mejor se haya preparado la memoria desde el principio, mayores posibilidades existirán de encontrar soporte para realizar determinadas modificaciones dentro de los límites permitidos.
Imaginemos que se ha solicitado un modelo de utilidad para proteger un dispositivo formado por varios elementos técnicos.
La OEPM comunica una objeción relativa a una de las reivindicaciones.
Una mala estrategia sería simplemente eliminar todo aquello que genera problemas sin analizar las consecuencias.
Antes de contestar habría que estudiar:
el documento citado por la Oficina;
la reivindicación afectada;
las reivindicaciones dependientes;
la descripción original;
las figuras;
las características que realmente diferencian la invención;
y el alcance de protección que quedaría después de una posible modificación.
Podría ser preferible argumentar técnicamente, limitar una reivindicación, incorporar a una reivindicación independiente una característica ya descrita originalmente o adoptar otra estrategia permitida por el procedimiento.
La respuesta debe solucionar el problema sin renunciar innecesariamente a protección útil.
Una oposición es diferente de un simple defecto formal.
Después de la publicación de una solicitud de modelo de utilidad, terceros pueden formular oposición en los supuestos previstos legalmente.
La OEPM dispone de trámites específicos tanto para la oposición a la concesión de un modelo de utilidad como para la contestación a oposiciones.
En este escenario, la respuesta puede requerir analizar:
los argumentos del oponente;
los documentos aportados;
su fecha y relevancia;
la novedad de las reivindicaciones;
la actividad inventiva;
la suficiencia de la descripción;
y las posibles modificaciones del expediente.
La contestación debe responder a los argumentos concretos formulados contra la solicitud.
La contestación a un requerimiento no garantiza que la Oficina acepte los argumentos o modificaciones presentados.
La OEPM examinará la respuesta y continuará el procedimiento de acuerdo con la normativa aplicable.
En determinados procedimientos puede existir una nueva oportunidad de subsanación; en otros, la Oficina puede resolver una vez transcurrido el trámite correspondiente.
Por ejemplo, las directrices de modelos de utilidad contemplan determinados supuestos en los que, si después de las modificaciones o alegaciones continúan existiendo motivos que impidan la concesión, se concede un nuevo plazo para subsanar o formular nuevas alegaciones antes de resolver.
Por eso es fundamental identificar en qué fase exacta se encuentra el expediente.
Entonces ya no estamos ante un simple suspenso.
Estamos ante una resolución.
La OEPM distingue expresamente ambas situaciones y señala que contra sus resoluciones puede existir la posibilidad de interponer el recurso administrativo correspondiente dentro del plazo legalmente establecido.
La estrategia cambia completamente.
Ya no se trata simplemente de contestar una objeción durante la tramitación, sino de analizar:
la resolución;
los motivos de la denegación;
las actuaciones realizadas anteriormente;
la documentación del expediente;
las posibilidades de recurso;
y el plazo disponible.
Por ello, si lo que has recibido contiene una resolución de denegación, no debe tratarse como si fuera un requerimiento ordinario.
Una respuesta técnica puede requerir tiempo para estudiar documentos, reivindicaciones y posibles modificaciones.
La OEPM examina el expediente de acuerdo con criterios jurídicos y técnicos. Explicar que el producto es útil, innovador comercialmente o que tiene posibilidades de venta no responde necesariamente a una objeción de patentabilidad.
Intentar solucionar un problema introduciendo características que no estaban contenidas originalmente puede generar nuevas dificultades.
Eliminar o limitar una reivindicación puede solucionar una objeción, pero también reducir significativamente la protección.
Si la notificación plantea varios defectos, la contestación debe revisar cada uno de ellos.
Los mecanismos de actuación y los plazos pueden ser diferentes.
La OEPM establece procedimientos y formularios específicos para los distintos trámites. Un simple correo electrónico no sustituye la presentación formal correspondiente.
Depende de la naturaleza del requerimiento.
Un defecto puramente administrativo puede ser relativamente sencillo de subsanar.
Sin embargo, cuando la comunicación afecta a:
reivindicaciones;
novedad;
actividad inventiva;
suficiencia de la descripción;
unidad de invención;
modificaciones de la memoria;
dibujos técnicos;
oposiciones;
o alcance de protección,
la respuesta puede tener consecuencias importantes sobre el derecho que finalmente se conceda.
En esos casos conviene analizar el expediente completo antes de presentar la contestación.
En Eurekate Ingeniería trabajamos con expedientes de patentes y modelos de utilidad y podemos analizar técnicamente la documentación presentada y las objeciones formuladas durante su tramitación.
Para estudiar correctamente una notificación necesitamos revisar el requerimiento recibido y el expediente al que corresponde, ya que la estrategia dependerá de las objeciones concretas formuladas por la Oficina.
Si todavía no has presentado tu invención y quieres evitar problemas derivados de una documentación técnica insuficiente, puedes consultar nuestro servicio de registro de patentes y modelos de utilidad.
También puedes contactar con Eurekate para explicarnos qué tipo de comunicación has recibido.
Teléfono: 662 10 92 10