Un contrato de licencia de patente permite al titular autorizar a otra persona o empresa a explotar una invención bajo unas condiciones determinadas, sin necesidad de vender la patente. A cambio, el titular puede recibir royalties, pagos iniciales, cantidades mínimas garantizadas u otras contraprestaciones económicas pactadas entre las partes.
La diferencia es fundamental: licenciar una patente no significa venderla.
Cuando se vende o cede una patente, cambia la titularidad del derecho. Cuando se licencia, el titular conserva la patente y concede al licenciatario determinadas facultades de explotación dentro de los límites establecidos en el contrato.
Pero firmar simplemente que una empresa “puede utilizar la patente” es insuficiente.
Hay que determinar, entre otras cuestiones:
La Ley 24/2015, de Patentes permite que tanto una solicitud de patente como una patente concedida sean objeto de licencias y establece parte del régimen aplicable a las licencias contractuales en España.
Un contrato de licencia de patente es el acuerdo mediante el cual el titular o quien tenga facultades suficientes sobre una patente o solicitud autoriza a otra parte a realizar determinados actos de explotación de la invención bajo las condiciones acordadas.
Las partes suelen denominarse:
Licenciante: quien concede la licencia.
Licenciatario: quien recibe la autorización para explotar la tecnología.
La licencia puede referirse a la totalidad de las facultades de explotación o limitarse a determinadas actividades, aplicaciones o territorios.
El artículo 83 de la Ley de Patentes establece expresamente que tanto la solicitud como la patente pueden licenciarse en su totalidad o respecto de alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo.
También establece que las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.
Esto convierte el contrato en una herramienta muy flexible.
No existe una única estructura económica válida para todas las licencias. Las condiciones deben adaptarse a la patente, al mercado, a la capacidad industrial del licenciatario y a los objetivos comerciales del titular.
Esta es la primera decisión estratégica.
El titular transmite su derecho a un tercero.
A partir de la transmisión, el adquirente pasa a ocupar la posición correspondiente como nuevo titular.
El antiguo propietario obtiene normalmente una contraprestación económica, pero deja de ser propietario del derecho transmitido.
El titular conserva la propiedad y concede determinadas facultades de explotación.
Dependiendo del contrato, puede:
Por eso no siempre tiene sentido preguntar:
“¿Cuánto vale mi patente?”
Antes puede ser necesario decidir:
¿Me interesa venderla definitivamente o conservarla y obtener ingresos mediante licencias?
Si estás valorando una transmisión completa, conviene diferenciar esta operación de la licencia antes de negociar las condiciones.
No todos los contratos necesitan exactamente las mismas cláusulas, pero una licencia bien estructurada debe definir con precisión el alcance económico y jurídico del acuerdo.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) señala entre las cuestiones habituales de un acuerdo de licencia los derechos de Propiedad Intelectual licenciados, la forma en que pueden utilizarse, los mercados, la duración y los derechos concretos concedidos.
Entre las cuestiones que deben analizarse están las siguientes.
El contrato debe determinar exactamente qué derecho se está licenciando.
Conviene identificar:
Esto evita expresiones ambiguas como:
“Se licencia el invento.”
La licencia no debe depender de interpretaciones sobre qué se quiso incluir.
Debe definirse qué puede hacer realmente el licenciatario.
Por ejemplo:
La licencia también puede limitarse a una determinada aplicación o campo de uso.
Una tecnología podría tener aplicaciones en varios sectores y el titular podría decidir licenciar únicamente uno de ellos a una empresa determinada.
El royalty es una de las formas más conocidas de remuneración de una licencia, pero no existe un porcentaje universal que deba aplicarse a todas las patentes.
Un royalty puede calcularse, por ejemplo, como:
La OMPI señala que para determinar las tasas de royalty deben considerarse factores como la madurez de la propiedad intelectual, su aceptación en el mercado, la exclusividad, el territorio, el campo de utilización y la inversión o riesgo que debe asumir el licenciatario.
Por tanto, afirmar que:
“Una patente se licencia siempre al 5 %”
o utilizar cualquier otro porcentaje como regla general sería incorrecto.
La negociación debe responder a la economía concreta del proyecto.
Decir:
“El inventor recibirá un 5 % de las ventas”
puede generar más problemas que soluciones si el contrato no define qué significa exactamente ventas.
Hay que concretar la base de cálculo.
Por ejemplo:
Precio de venta bruto
Puede no reflejar devoluciones, descuentos u otros ajustes comerciales.
Ventas netas
Debe definirse qué conceptos pueden descontarse antes de calcular el royalty.
Precio por unidad
Puede resultar útil cuando el producto y el modelo comercial son sencillos.
Ingresos atribuibles a la tecnología licenciada
Puede ser necesario cuando la patente afecta únicamente a una parte de un producto complejo.
Un buen contrato debe evitar que conceptos fundamentales como “venta neta”, “unidad vendida” o “ingreso licenciado” queden abiertos a interpretaciones posteriores.
Supongamos que el contrato establece un royalty del 4 % sobre ventas netas.
El licenciatario obtiene durante un trimestre:
100.000 € de ventas netas de productos licenciados.
El royalty sería:
100.000 € × 4 % = 4.000 €
Pero el cálculo solo será tan claro como la definición contractual de “ventas netas”.
Si existen:
el contrato debe prever cómo afectan al cálculo.
Una licencia no tiene por qué utilizar exclusivamente royalties.
Puede establecerse:
Una cantidad abonada al firmar.
Puede compensar el acceso inicial a la tecnología o el trabajo realizado hasta ese momento.
El titular recibe una cantidad vinculada a la explotación.
Se abonan cantidades cuando se producen determinados acontecimientos:
Las partes pueden acordar una remuneración determinada sin vincularla directamente a cada venta.
Por ejemplo:
pago inicial + royalty + mínimo anual.
La guía de licencias de la OMPI contempla estructuras que combinan pagos iniciales y royalties calculados sobre ventas de productos licenciados.
Esta cláusula puede cambiar completamente el valor del acuerdo.
El titular puede conceder licencias a otros operadores.
Además, salvo pacto en contrario, la Ley española presume que la licencia contractual no es exclusiva y permite al licenciante conceder otras licencias y explotar por sí mismo la invención.
El titular concede exclusividad al licenciatario dentro del ámbito acordado.
La Ley de Patentes establece que una licencia exclusiva impide conceder otras licencias y que el propio licenciante solo podrá explotar la invención si se ha reservado expresamente ese derecho en el contrato.
Esto hace especialmente importante redactar correctamente la exclusividad.
No basta con escribir:
“La licencia será exclusiva.”
Hay que determinar:
Depende.
Para el licenciatario, la exclusividad puede justificar inversiones importantes en:
Pero para el titular supone renunciar, dentro del ámbito concedido, a determinadas oportunidades con otros operadores.
La OMPI recomienda que, cuando se considere una licencia exclusiva, se estudien mecanismos que incentiven la explotación, como pagos mínimos o pérdida de exclusividad si la propiedad intelectual no se utiliza suficientemente.
Esta cuestión conecta directamente con una de las cláusulas más importantes para un inventor.
Imaginemos que un inventor concede a una empresa:
licencia exclusiva para toda España durante diez años.
La empresa firma, pero después apenas comercializa el producto.
El inventor podría encontrarse con:
Por eso, una licencia exclusiva puede vincularse a objetivos mínimos de explotación.
Por ejemplo:
El contrato debe establecerlo.
Una opción es que la exclusividad desaparezca.
Por ejemplo:
Si el licenciatario no alcanza el mínimo anual acordado, la licencia exclusiva se transforma en no exclusiva.
Otra posibilidad podría ser:
El licenciatario puede mantener la exclusividad abonando la diferencia hasta alcanzar el royalty mínimo garantizado.
También puede contemplarse, dependiendo del acuerdo:
Lo importante es que las consecuencias estén definidas antes de que aparezca el problema.
Una licencia debe delimitar geográficamente su alcance.
Puede concederse para:
La Ley española permite licenciar una patente para todo el territorio nacional o para una parte del mismo.
Además, la territorialidad debe coordinarse con la realidad de la cartera de patentes.
No tiene sentido redactar una supuesta licencia mundial sin comprobar qué derechos existen realmente en cada territorio.
La OMPI destaca que el alcance geográfico de una licencia influye también en la negociación económica: una licencia mundial ofrece una oportunidad de mercado diferente de una licencia limitada a un único país.
Pueden combinarse.
Por ejemplo:
Empresa A
Licencia exclusiva para España.
Empresa B
Licencia exclusiva para Francia.
Empresa C
Licencia no exclusiva para determinados países de Latinoamérica.
También puede dividirse la explotación por campos de uso.
Una misma tecnología podría licenciarse:
Esto permite al titular segmentar el valor de su tecnología en lugar de conceder indiscriminadamente todos los derechos a una única compañía.
La licencia debe establecer cuándo comienza y cuándo termina.
Puede vincularse:
Debe contemplarse también qué ocurre si:
La duración contractual y la duración del derecho de patente no deben confundirse.
Sí.
La Ley de Patentes española establece expresamente que tanto la solicitud como la patente pueden ser objeto de licencia.
Esto puede ser relevante para inventores que comienzan conversaciones comerciales antes de que finalice la tramitación.
Pero el contrato debe contemplar la incertidumbre propia de una solicitud pendiente.
Por ejemplo:
No debería dejarse implícito.
La Ley española establece que los titulares de licencias contractuales no pueden cederlas a terceros ni conceder sublicencias salvo que se haya convenido lo contrario.
Por tanto, si se quieren permitir sublicencias, el contrato debe regularlas.
Entre otras cuestiones:
Una patente puede no contener absolutamente todo el conocimiento práctico necesario para fabricar eficientemente un producto.
Puede existir además:
El artículo 84 de la Ley de Patentes establece que, salvo pacto en contrario, quien concede una licencia debe poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que sean necesarios para una adecuada explotación de la invención.
Además, cuando se comuniquen conocimientos secretos, el licenciatario debe adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
Por tanto, el contrato debe valorar si la operación incluye únicamente la patente o también know-how confidencial.
Si quieres profundizar en la protección de información no divulgada, puedes consultar nuestra guía sobre secreto empresarial o patente.
La confidencialidad no comienza necesariamente con el contrato definitivo.
Durante una negociación pueden compartirse:
Por eso puede ser conveniente establecer obligaciones de confidencialidad antes de revelar información sensible durante la negociación.
Después, el contrato de licencia debe determinar qué información continúa siendo confidencial, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones puede utilizarse.
Si el titular cobra royalties vinculados a ventas, necesita poder verificar razonablemente los datos utilizados para calcularlos.
El contrato debería determinar: