Saber a nombre de quién se registra una patente es fundamental cuando una invención ha sido desarrollada por varias personas, dentro de una empresa, entre socios o junto a colaboradores. Inventor, solicitante y titular no son necesariamente la misma persona, y determinar correctamente quién debe figurar en cada posición puede evitar conflictos sobre la propiedad y explotación futura de la invención.
Esta cuestión adquiere especial importancia cuando una invención surge entre socios, dentro de una empresa, en una relación laboral, entre familiares o como resultado de la colaboración de varias personas.
Decidir incorrectamente quién debe figurar en la solicitud puede provocar conflictos posteriores sobre la propiedad de la invención, su explotación, su venta o la concesión de licencias.
La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece como principio general que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y que, cuando una invención ha sido realizada conjuntamente por varias personas, el derecho a obtener la patente pertenece en común a todas ellas.
Una patente puede solicitarse a nombre de una persona física o de una persona jurídica, como una empresa.
La Ley de Patentes permite solicitar títulos de Propiedad Industrial tanto a personas físicas como jurídicas.
Por eso debemos distinguir tres conceptos:
Inventor: la persona física que ha realizado la invención.
Solicitante: la persona física o jurídica que presenta la solicitud y solicita que se le conceda el derecho.
Titular: la persona física o jurídica a la que pertenece la solicitud o la patente.
En muchos proyectos coinciden.
Por ejemplo, una persona desarrolla una invención por su cuenta, presenta la solicitud a su nombre y mantiene posteriormente la propiedad de la patente.
En ese caso:
Inventor = solicitante = titular.
Pero existen muchas situaciones en las que estas figuras son diferentes.
El inventor es la persona que ha participado realmente en la creación de la invención.
La solicitud de patente debe identificar al inventor o inventores.
El artículo 25 de la Ley de Patentes establece que la solicitud deberá designar al inventor y que, cuando el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, deberá indicarse cómo ha adquirido el derecho a la patente.
Esto implica una cuestión importante:
Una empresa puede ser titular de una patente, pero no puede ser el inventor.
La invención es realizada por una o varias personas físicas.
Una sociedad mercantil puede adquirir el derecho sobre esa invención y convertirse en solicitante y posteriormente en titular de la patente, pero la designación del inventor corresponde a la persona o personas que realizaron la actividad inventiva.
El solicitante es quien presenta la solicitud y pretende obtener el derecho de Propiedad Industrial.
Puede ser:
el propio inventor;
varios inventores conjuntamente;
una empresa;
varias empresas;
una persona que haya adquirido el derecho;
o varios titulares conjuntamente.
En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Ley presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.
Esto no significa que pueda designarse arbitrariamente como solicitante a cualquier persona.
Debe existir una base jurídica que justifique que esa persona o empresa tiene derecho a solicitar la patente.
Cuando el solicitante no es el inventor, debe indicarse cómo ha adquirido ese derecho.
El titular es el propietario del derecho.
Cuando la solicitud todavía está en tramitación hablamos del titular de la solicitud. Una vez concedida la patente, hablamos del titular de la patente.
El titular es quien dispone del derecho dentro de los límites establecidos legalmente.
La solicitud y la patente pueden además transmitirse. La Ley de Patentes establece que pueden ser objeto de transmisiones, licencias, garantías y otros negocios jurídicos.
Por tanto, la titularidad puede cambiar con el tiempo.
Una situación posible sería:
Rosa inventa un dispositivo y presenta inicialmente la patente a su nombre.
En ese momento:
Inventora: Rosa
Solicitante: Rosa
Titular de la solicitud: Rosa
Posteriormente vende la solicitud a una empresa.
Entonces:
Inventora: Rosa
Titular: Empresa X
Rosa continúa siendo la inventora aunque haya dejado de ser propietaria del derecho.
Esta diferencia es especialmente importante.
Ser reconocido como inventor no equivale necesariamente a ser propietario de la patente.
Y ser propietario de una patente tampoco significa necesariamente haber realizado personalmente la invención.
Podemos encontrar situaciones como estas:
| Situación | Inventor | Titular |
|---|---|---|
| Inventor independiente | Persona que inventa | La misma persona |
| Invención transmitida a una empresa | Persona que inventa | Empresa |
| Varios inventores que mantienen la propiedad | Varias personas | Las mismas personas |
| Invención realizada en determinadas condiciones laborales | Empleado o empleados | Puede corresponder a la empresa según el caso |
| Patente vendida después de solicitarla | Inventor original | Nuevo adquirente |
Por eso, antes de presentar una solicitud, es importante separar dos preguntas:
¿Quién ha realizado la invención?
y
¿A quién corresponde el derecho a solicitar y ser titular de la patente?
Cuando una invención ha sido realizada conjuntamente por varias personas, pueden existir varios inventores.
El artículo 10 de la Ley de Patentes establece que, si la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenece en común a todas ellas.
Por ejemplo:
Ana y Carlos desarrollan conjuntamente un nuevo mecanismo industrial.
Si ambos han contribuido realmente a la concepción de la solución técnica, ambos pueden ser inventores.
La situación es distinta si una persona simplemente:
financió el proyecto;
fabricó un prototipo siguiendo instrucciones;
realizó tareas administrativas;
comercializó el producto;
aportó una instalación;
o ejecutó trabajos sin contribuir realmente a la concepción inventiva.
Participar en un proyecto no convierte automáticamente a una persona en inventor.
Debe analizarse cuál ha sido su contribución real a la invención.
Sí.
Una solicitud de patente o una patente concedida puede pertenecer conjuntamente a varias personas.
Esto se denomina cotitularidad.
Los cotitulares pueden ser:
dos o más personas físicas;
dos o más empresas;
una persona y una empresa;
universidades y empresas;
o cualquier otra combinación permitida legalmente.
El artículo 80 de la Ley de Patentes regula expresamente la cotitularidad de las solicitudes y patentes.
Cuando una patente pertenece a varias personas, la primera regla es especialmente importante:
La relación entre los cotitulares se regirá por lo que hayan acordado entre ellos.
Por eso es recomendable no limitarse a poner varios nombres en una solicitud.
Conviene regular contractualmente cuestiones como:
porcentaje de titularidad;
reparto de gastos;
quién decide sobre extensiones internacionales;
quién asume las anualidades;
explotación de la invención;
fabricación;
concesión de licencias;
venta de participaciones;
negociación con inversores;
actuaciones frente a infractores;
y qué ocurre si uno de los socios quiere abandonar el proyecto.
La Ley establece reglas aplicables cuando no existe un acuerdo específico, pero en un proyecto empresarial resulta mucho más seguro definir previamente cómo funcionará esa relación.
No necesariamente.
La existencia de varios titulares no implica que todos tengan que participar en idéntica proporción económica.
Las partes pueden establecer la distribución de derechos que corresponda a la realidad del proyecto y a los acuerdos alcanzados.
Por ejemplo:
Titular A: 60 %
Titular B: 40 %
o:
Titular A: 50 %
Titular B: 25 %
Titular C: 25 %
Lo importante es que la titularidad y los acuerdos entre las partes queden correctamente definidos.
La Ley de Patentes establece determinadas reglas para las situaciones de cotitularidad cuando no existe un acuerdo diferente entre las partes.
Entre ellas, cada partícipe puede explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.
También puede realizar determinados actos necesarios para conservar la solicitud o patente y ejercer acciones contra terceros que vulneren el derecho, cumpliendo las obligaciones de comunicación previstas legalmente.
Sin embargo, para conceder una licencia a un tercero, la Ley establece como regla general que debe intervenir conjuntamente la totalidad de los partícipes, salvo determinados supuestos judiciales.
Precisamente por estas consecuencias, la cotitularidad debería planificarse antes de que aparezca un conflicto.
La Ley contempla que cada cotitular pueda disponer de la parte que le corresponda, pero establece determinados derechos para los demás partícipes.
El artículo 80 regula derechos de tanteo y retracto en estos supuestos.
Por eso, si una patente pertenece a varios socios y uno quiere transmitir su participación a un tercero, no debería realizarse la operación sin revisar previamente:
los acuerdos existentes;
la distribución de titularidad;
las obligaciones de comunicación;
los derechos de los demás cotitulares;
y la inscripción de la transmisión correspondiente.
No necesariamente.
Ser matrimonio, pareja o familiares no determina por sí mismo quién debe figurar como inventor.
La cuestión principal es:
¿Quién realizó realmente la invención?
Y después:
¿A quién corresponde jurídicamente la titularidad?
Si ambos han desarrollado conjuntamente la solución técnica, pueden existir dos inventores.
Si únicamente uno ha realizado la actividad inventiva, no debería añadirse al otro como inventor simplemente por ser su pareja.
Otra cuestión diferente es cómo quieran estructurar la titularidad económica del derecho, siempre que exista una base jurídica adecuada para ello.
Inventoría y propiedad no deben confundirse.
Tampoco necesariamente.
Ser socio de una empresa no convierte automáticamente a una persona en inventor.
Imaginemos una sociedad formada por tres socios:
uno desarrolla técnicamente la invención;
otro se ocupa de ventas;
y otro aporta financiación.
Los tres pueden ser socios de la empresa, pero eso no significa que los tres sean inventores.
Si se decide que la patente debe pertenecer a la sociedad, podría estudiarse que la empresa figure como solicitante y titular, mientras que en la solicitud se identifica correctamente a la persona o personas físicas que realizaron la invención.
Esto puede evitar que un activo estratégico de la empresa quede fragmentado entre los patrimonios personales de diferentes socios.
Sin embargo, la estructura adecuada dependerá de cómo se haya generado la invención y de los acuerdos existentes entre las partes.
Sí.
Una persona jurídica puede ser solicitante y titular de una patente.
Esto es habitual cuando la invención se desarrolla dentro de una empresa o cuando el inventor ha transmitido el derecho a la sociedad.
El Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes establece que, cuando el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, debe indicarse cómo ha adquirido el derecho a la patente respecto de cada inventor.
Por tanto, una estructura perfectamente posible es:
Inventor: Juan Pérez
Solicitante: Innovaciones Ejemplo S.L.
Titular: Innovaciones Ejemplo S.L.
Lo que no sería correcto es sustituir el nombre del inventor por el nombre de la sociedad.
Las invenciones realizadas dentro de una relación laboral requieren un análisis específico.
La Ley de Patentes regula las denominadas invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.
Con carácter general, cuando una invención es realizada por un trabajador durante la vigencia de su contrato como resultado de una actividad investigadora que constituye explícita o implícitamente el objeto de su contrato, el derecho puede corresponder al empresario.
La OEPM explica las invenciones laborales y distingue diferentes situaciones dependiendo de cómo se haya obtenido la invención y de la relación que tenga con la actividad profesional del trabajador.
También pueden existir supuestos en los que una invención esté relacionada con la actividad profesional y hayan influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios proporcionados por esta.
Por ello, no debería darse por sentado:
“Lo inventó un empleado, por tanto siempre es suyo.”
ni tampoco:
“Lo hizo trabajando aquí, por tanto siempre pertenece a la empresa.”
Hay que analizar las circunstancias concretas y la regulación aplicable.
Este es otro escenario que conviene regular antes de comenzar el desarrollo.
Imaginemos que una empresa tiene una necesidad y contrata a:
un ingeniero;
un diseñador;
una consultora;
una universidad;
un centro tecnológico;
o un fabricante
para desarrollar técnicamente una solución.
El hecho de pagar el trabajo no debería utilizarse como sustituto de una regulación clara sobre los derechos resultantes.
Antes de comenzar conviene establecer contractualmente:
qué información previa pertenece a cada parte;
qué desarrollos se realizarán;
quién será propietario de los resultados;
qué ocurre con las mejoras;
quién podrá solicitar patentes;
quién asumirá los costes;
qué obligaciones de confidencialidad existen;
y qué usos podrá realizar cada parte.
Esto reduce considerablemente el riesgo de discutir la titularidad cuando la invención ya tiene valor.
Sí.
La solicitud de patente y la patente concedida son transmisibles.
Esto permite que el derecho pueda cambiar de propietario mediante los negocios jurídicos correspondientes.
Por ejemplo, una persona puede:
presentar inicialmente la solicitud a su nombre;
crear posteriormente una empresa;
transmitir la solicitud a esa sociedad;
e inscribir el cambio correspondiente.
También puede ocurrir que una empresa venda una patente a otra o que el derecho se transmita dentro de una operación empresarial.
La OEPM dispone de procedimientos para la inscripción de transmisiones y cambios relativos a derechos de Propiedad Industrial.
El cambio de titular no modifica quién fue el inventor.
La OEPM contempla la posibilidad de solicitar la inclusión de un inventor adicional en una solicitud o patente ya concedida.
La Oficina indica que para ello debe presentarse la solicitud correspondiente y aportar el consentimiento requerido de los inventores y titulares afectados, además de cumplir los requisitos del trámite.
Sin embargo, lo adecuado es identificar correctamente a todos los inventores desde el principio.
Añadir o eliminar inventores no debería utilizarse como una herramienta para repartir porcentajes económicos o compensar a personas que han participado comercialmente en el proyecto.
La condición de inventor debe responder a la realidad de la actividad inventiva.
La Ley de Patentes contempla expresamente los conflictos en los que una solicitud o una patente ha sido presentada por una persona que no estaba legitimada para obtenerla.
Si una sentencia firme reconoce el derecho a obtener la patente a una persona distinta del solicitante, la Ley establece mecanismos para reclamar ese derecho.
Cuando la patente ya ha sido concedida